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[미국 특허제도] IPR (특허 무효 심사) vs. PGR (등록 후 심사)

우리집커피집사장 2024. 12. 22. 23:59

미국에서 등록된 특허를 무효화시키기 위한 방안

 

등록 후 심사 절차 "PGR (Post-Grant Review)"

- 제3자가 특허 등록 후 일정 기간 내에 해당 특허의 유효성을 다툴 수 있음

- 국내의 특허 이의신청 제도와 유사

 

특허 무효 심사 절차 "IPR (Inter Partes Review)"

- 미국 특허청(USPTO) 산하 특허심판원(PTAB)에서 시행하는 특허 무효 심사 절차

- 특허 등록 이후 제3자가 해당 특허의 유효성에 도전할 수 있음

 

미국 특허청의 PGR (Post-Grant Review) 제도와 IPR (Inter Partes Review) 제도는 모두 특허 등록 후 그 유효성을 다투는 절차이지만, 목적, 신청 시기, 심사 범위 등에서 차이가 있음

 

구분 PGR IPR
목적 특허 등록 후 초기 단계에 문제를 해결하고, 품질 높은 특허를 유지하기 위해 특정 특허의 유효성을 '문헌 기반'으로 심사하여 특허 분쟁을 해결하기 위해
신청 시기 특허 등록 후 9개월 이내 특허 등록 후 9개월 이후 (PGR 절차 종료 후)
청구인 특허권자 이외 누구든지 (익명 청구 불가)
심사범위
(신청 사유)
특허성 관련 요건 모두
(신규성, 진보성, 특허 적격성, 명세서 기재요건 등)
선행문헌 관련 신규성 및 진보성 문제만 제기 가능
(공개된 논문, 기존 특허 등 출판된 문헌)
개시 기준 (IPR보다 엄격한 개시 기준)
청구항이 하나 이상 무효일 가능성이 더 크다(more likely than not)”는 점을 입증
= 청구항의 유효성에 심각한 문제가 있을 가능성이 높다는 점을 신청인이 입증
특허 청구항이 무효화될 가능성이 50% 이상
IPR보다 개시율 낮음
신청 내용이 “합리적인 가능성(reasonable likelihood)”이 있는지를 입증해야함.
= 
제출된 증거를 기반으로, 특정 청구항에 대해 유효성이 도전될 가치가 있는지
특허 청구항이 무효화될 가능성이 합리적으로 존재
실무적으로, 60~70% 개시
비용 폭넓은 심사를 요구하므로, 상대적으로 높음  상대적으로 낮음
심리 기간 최대 1년 + 6개월 (민사소송 절차/재심사보다 빠름)

 

유효성을 다투는 대상 특허의 청구항 마다 무효화 주장 및 증거가 다를 수 있으므로, 개시 가능성을 높히거나, 검토를 명확히 하기 위해 또는 청구서의 페이지 수 제한(PGR: 85p, IPR: 80p)을 회피하기 위해 전략적으로 여러 건을 청구할 수 있음.