[미국 특허법] 명세서 기재요건

미국 특허법 제112조 제(a)항

명세서는 발명의 설명(a written description of the invention)과 발명이 속한 분야 또는 가장 연관된 분야의 통상의 기술자가 발명을 재현하여 실시해(enable … the same) 만들어 사용할 수 있도록 완전하고 명백하며 간결한 용어로 그 발명의 제작과 사용에 관한 방법과 공정을 포함해야 하며, 발명자 또는 공동발명자가 고안한 그 발명을 실현하기 위한 최선의 실시예(best mode)를 제시해야 한다.

 

명세서 기재요건 (35 USC 112(1))

 1) Written description (발명의 설명 기재) MPEP 2163

 2) Enablement (발명의 실시가능) MPEP 2164

 3) Best mode (최선의 실시예) MPEP 2162

다만, 2011년 개정 미국특허법은 위 요건들 중 최선의 실시예를 특허권 부여의 요건으로 여전히 규정하고 있지만 다른 요건과 달리 최선의 실시예 결여를 이유로 이미 부여된 특허를 무효화할 수 없다고 규정하였음(Leahy-Smith America Invents Act, Pub. L. No. 112-29, sec. 15, §282, 125 Stat. 284, 328 (2011))

 

Written description 요건 충족여부 판단 방법 (MPEP 2163)

• 발명이 속하는 기술 분야의 통상의 기술자의 관점에서 판단하는 것으로, 모든 청구항이 발명의 설명에 의해 뒷받침되는지 판단하는 것으로, 출원 시점에 청구된 발명을 실제로 발명했다는 것을 보여줘야함
• 청구된 발명이 명세서에 명시적(explicit) 또는 암시적(inherent) 으로 포함되어 있는지를 확인해야함
• 출원시 출원인이 청구된 발명을 소유/점유(in possession)하고 있음을 통상의 기술자가 합리적으로 이해할 수 있을 정도로 충분한 발명의 설명이 존재하는가 판단

Enablement 요건 (MPEP 2164)

• 해당 분야의 기술자가 명세서를 읽고 발명을 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있어야 
• In re Wands, 858 F.2d 731, 737, 8 USPQ2d 1400, 1404 (Fed. Cir. 1988)
• 판례에 따르면, 명세서에 개시된 내용이 실시가능 요건을 만족시키는 충분한 증거가 있는지 여부 그리고 과도한 실험이 필요한지 여부를 결정함에 있어서 하기의 요소 등을 고려해야한다.

  Wands Factors:

     - 청구범위에 기재된 발명의 권리범위

     - 발명의 성질, 기술분야의 성질

     - 선행기술 현황, 통상의 기술자의 수준, 해당 기술분야에서 예측할 수 있는 정도

     -  발명자가 발명의 실시에 대한 내용을 제공한 정도

     - 실시예의 존재, 청구범위에 기재된 발명에 대하여 특정한 실시예가 공개되어 있는지 여부

     - 개시된 내용에 근거하여 발명을 구현 또는 이용하는데 필요한 실험의 양

     - 필요한 실험이 관련 기술분야에서는 통상적인 것인지 여부 

• 화학발명의 경우 실시 가능 요건에 대하여, 초음파를 이용하는 골절의 치료방법에 있어 서 단순히 ‘충분한 초음파를 조사한다’는 명세서의 기재에 대하여 초음파의 강도, 주파수 또는 지속시간을 선택하는 것이 통상의 기술자에게 실시 가능한 정도로 기재되지 않았다 는 특허청의 판단을 재확인하였다(In In re Colianni, 561 F.2d 220, 222-23, 195 USPQ 150, 152 (CCPA 1977)).(MPEP2164.06(b))

Best Mode 요건 (MPEP 2162)

• 발명자가 자신이 알고 있는 발명을 구현하는 최선의 방식(best mode)을 기재해야함.
• 다만, 미국 특허법은 '최선의 실시예'를 특허권 부여의 요건으로 규정하고 있기는 하나, 2011년 미국 AIA(미국 발명법, America Invents Act)이 통과된 이후 다른 요건과 달리 최선의 실시예 결여를 이유로 출원이 거절되지 않으며, 또 이미 부여된 특허를 무효화할 수 없는 것으로 규정함.