구성의 곤란성만으로 결정형 발명의 진보성을 인정한 사례 (2018후10923)

결정형은 같은 분자들이 서로 다른 결정 구조를 이루고 있는 형태를 의미하는 것으로,

• 화합물은 여러 형태의 결정을 가질 수 있고, 결정 형태에 따라 용해도, 안정성 등의 약제학적 특성이 다를 수 있음.
• 이에 따라, 의약품 개발 단계에서는 일반적으로 화합물의 제제설계를 위하여 다양한 결정 형태의 존재를 검토하고 최적화 연구를 수행함.

결정형 발명: 공지된 화합물과 결정 형태만을 달리하는 특정 결정형에 대해 청구하는 발명

 

진보성 판단: 구성의 곤란성 + 현저한 효과

결정형 발명의 경우, 약물 개발단계에서 일반적으로 결정형 최적화 연구가 이루어지므로, 구성의 곤란성이 인정될 수 없다는 전제하에 효과의 현저성이 인정되는 경우에 한하여 진보성을 인정할 수 있는 것인지에 대한 논의가 있었으나, 하기 판례에서는 선행발명에서 개시하고 있는 구성 내용과 정도에 따라 결정형 발명에서도 구성의 곤란성이 인정될 수 있음을 설시하였음.

 

 

대법원 2022.03.31 선고, 2018후10923 판결

 - 대상특허: 마크롤리드 고체상 형태 (제10- 2508115호)

 

타일로신 (선행발명) vs. 타일로신 제1결정형

(그림넣기)

 

개발단계에서 통상적으로 행하는 실험이라는 이유로, 결정형 발명에 대한 구성의 곤란성 부정되는지

• 다형체 스크리닝(polymorph screening)은 약학조성물의 제제 설계에서 통상 행해지는 일이므로, 결정형 발명의 진보성을 판단할 때에는 이러한 특수성을 고려할 필요가 있음. 다만, 다형체 스크리닝이 통상 행해지는 실험이라는 것과 이를 통해 결정형 발명의 특정한 결정형에 쉽게 도달할 수 있는지는 별개의 문제이므로, 통상적으로 행하는 실험이라는 이유로 결정형 발명의 구성의 곤란성을 부정해서는 안됨.
• 다만, 의약 화합물 분야에 속하는 발명은, 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로 구성의 곤란성을 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성이 인정될 가능성이 높음

(판례 원문) 의약화합물의 제제설계를 위하여 그 화합물이 다양한 결정 형태, 즉 결정다형(polymorph)을 가지는지 등을 검토하는 다형체 스크리닝(polymorph screening)은 통상 행해지는 일이다. 의약화합물 분야에서 선행발명에 공지된 화합물과 화학구조는 동일하지만 결정 형태가 다른 특정한 결정형의 화합물을 청구범위로 하는 이른바 결정형 발명의 진보성을 판단할 때에는 이러한 특수성을 고려할 필요가 있다. 하지만 그것만으로 결정형 발명의 구성의 곤란성이 부정된다고 단정할 수는 없다. 다형체 스크리닝이 통상 행해지는 실험이라는 것과 이를 통해 결정형 발명의 특정한 결정형에 쉽게 도달할 수 있는지는 별개의 문제이기 때문이다. 
한편 결정형 발명과 같이 의약화합물 분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로 구성의 곤란성을 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 수 있다

 

결정형 발명의 구성의 곤란성을 판단하는 방법

• 결정형 발명의 기술적 의의와 특유한 효과, 특정한 결정형의 구조와 제조방법, 선행발명의 내용과 특징, 통상의 기술자의 기술수준과 출원 당시의 통상적인 다형체 스크리닝 방식 등을 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악
• 선행발명 화합물의 결정다형성이 알려졌거나 예상되었는지, 결정형 발명에서 청구하는 특정한 결정형에 이를 수 있다는 가르침이나 암시, 동기 등이 선행문헌에 나타나 있는지, 특정한 결정형이 선행발명 화합물에 대한 통상적인 다형체 스크리닝을 통해 검토될 수 있는 결정다형의 범위에 포함되는지, 그 특정한 결정형이 예측할 수 없는 유리한 효과를 가지는지 등을 종합적으로 고려
• 통상의 기술자가 선행발명으로부터 결정형 발명의 구성을 쉽게 도출할 수 있는지 판단

구체적인 판례 사안

(1) 선행발명에 개시된 내용 및 선행기술

• 타일로신의 담황색 고체 화합물을 개시하고 있으나, 그 형태가 결정형(crystal form)인지 무정형(amorphous form)인지는 알 수 없음
• 결정형 발명의 출원 당시 타일로신이 다양한 결정 형태(결정다형성)를 가진다는 점 등이 알려진 자료도 없음

(2) 이 사건 출원발명의 기재내용- 명세서 및 추가제출 데이터

• (기술적 의의) 타일로신 제 I 형 결정형은 다른 고체상 형태보다 대기 온도에서 높은 안정성 및 이로운 열역학성을 나타내며, 수분 흡수성(흡습성)이 낮게 나타남
• 출원일 이후 제출된 실험자료에 의하면, 타일로신의 결정 형태(용매화물 제외)로 제I 내지 Ⅳ형이 도출되었고, 그중 제 I 형 결정형은 타일로신의 무정형 또는 제Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ형 결정형에 비하여 열역학적으로 안정하고 제Ⅱ, Ⅲ형 결정형보다 흡습성이 낮음

(3) 선행발명으로부터 특정 결정형을 쉽게 도출할 수 있는지 여부

• 선행발명에 개시된 타이로신과 제 I 형 결정형은 각각의 형태를 도출하기 위한 출발물질, 용매, 온도, 시간 등의 구체적인 결정화 공정 변수가 상이→ 통상의 기술자가 결정화 공정 변수를 적절히 조절하거나 통상적인 다형체 스크리닝을 통해 선행발명으로부터 위와 같은 특성을 갖는 제 I 형 결정형을 쉽게 도출할 수 있다고 단정하기는 어려움
• (효과 측면) 명세서에는 타일로신 제 I 내지 Ⅳ형 결정형의 열역학적 안정성, 흡습성 등에 대한 구체적인 실험결과 기재

	제I 형 결정형	그외 결정형
열역학적 안정성	융점: 약 192~195°C 용융 엔탈피: 약 57J/g	(제Ⅱ형 결정형) 융점: 약 113~119°C 용융 엔탈피: 약 15J/g
흡습성 (상대습도에 대한 무게 변화 정도)	약 1%	제Ⅱ형 결정형(약 2%) 제Ⅲ형 결정형(약 6%)

 

선행발명에는 제Ⅱ형 또는 제Ⅲ형 결정형 수준의 열역학적 안정성과 흡습성을 나타내는 타일로신의 결정형도 공지되어 있지 않다는 점을 고려하면, 다른 결정형에 비해 우수한 열역학적 안정성 및 낮은 흡습성을 나타내는 제I형 결정형의 효과를 선행발명으로부터 예측하기 어려운 것으로 판단하였음.