특허 등록 가능성과 침해의 차이점

특허를 접하는 많은 사람들은 특히 '특허 등록가능성과 침해'의 차이점을 헷갈려 한다.
 
우선, 특허 등록가능성은 출원과 심사 과정을 거쳐 등록을 받을 수 있는지 그 가능성에 관한 것이고, 침해는 제3자의 실시 형태가 등록받은 특허권의 권리범위에 포함되어 특허권자의 권리를 침해하는 것을 말한다.
 
특허 등록 가능성은 출원하고자 하는 발명이 특허성을 가지고 있는지에 관한 것으로, 선행문헌에 비해 신규성 및 진보성이 있는지 등을 판단하는 것을 말한다. 물론 심사관마다 다른 인용문헌과 논리로 다양한 거절이유를 통지할 수 있으나 선행기술조사를 통해 출원하고자 하는 발명의 구성이 공지된 것은 아닌지, 아니면 효과 데이터가 이미 공지된 문헌들로부터 예측이 되는 수준인지를 검토하고 등록 가능성에 관해 미리 점검해볼 수 있다.

참고로, 선행기술에 대한 조사는, 간단하게는 출원이 가능한지 또는 청구범위를 넓게/좁게 기재할 것인지를 결정할 수 있고, IP-R&D 와 같이 선행기술조사를 심도깊게 진행하는 경우에는 분야별 특허가 존재하지 않는 공백 영역을 발굴하는 등, 제3자의 특허를 침해하지 않으면서도 특허권을 확보할 수 있는 연구 방향을 논의할 수 있다.

 
위와 달리, 침해는 '등록된 특허권'과 특허권을 보유하지 않은 '제3자의 실시(제조, 판매 등)'가 있어야 성립할 수 있다.
이 부분에서 많이 헷갈리는 부분이 내가 특허권을 보유하고 있다면, 제3자의 특허권을 침해하지 않는다고 오해를 한다.
 
그러나, 특허권은 특허권자가 그 기술을 독점적으로 쓸 수 있는 권리가 아니라, 제 3자가 해당 기술을 실시하지 못하도록 금지하는 권리이다(특허권의 속성 글 참조).
따라서, 발명자가 기존 특허권의 구성요소에 α를 더해 새로운 효과 또는 더 나은 효과가 나타난다면 신규성 및 진보성을 인정받아 특허 등록은 가능하지만, 기존 특허권의 구성요소를 모두 포함하고 있으므로 침해*가 된다(구성요소 완비의 원칙 글 참조).등록가능

등록가능성은 선행문헌 '전체'에 출원 발명의 구성 및 효과가 개시되어 있는지 등을 고려하여 신규성 및 진보성을 판단하지만, 침해는 제3자의 실시가 '등록된 청구범위'에 포함되는지 여부를 기준으로 침해를 판단

 
*이용관계(이용발명): 특허권(선행발명)의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하여 특허성을 인정받는 경우, 특허권을 확보할 수 있지만, 이용발명의 실시는 선행발명의 실시를 모두 포함하고 있기 때문에 특허권 침해 성립

(예시) 접이식 자전거는 자전거를 접어 부피를 줄이고 이동 및 보관의 편의성을 가지고 있으므로 특허 등록이 가능.
But, 접이식 자전거의 실시형태는 선행자전거의 구성을 그대로 포함하고 있으므로 침해 성립.

 
 
(관련 주제) 제3자의 실시가 특허권 침해가 되지 않는 경우 (침해 성립요건)
                   IP-R&D의 개요