1. 대법원 2019.01.31 선고, 2016후502 판결
여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단하는 기준 (진보성 부정되는 경우)
- 선행기술 1 + 선행기술 2를 결합하면, 당해 특허내용(진보성 판단 대상이 되는 특허발명)을 발명할 수 있다는 암시나, 결합하도록 하는 동기가 선행문헌에 제시되어 있는 경우
- 해당 기술분야의 통상의 지식을 가진 기술자가 (판단 대상이 되는 특허발명의 출원시) 이미 알려진 기술상식을 고려하여 당해 특허내용에 도달할 수 있다고 판단되는 경우
(판례 원문) 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단할 때에 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다.
의약용도발명에서 진보성이 부정되는 경우 및 이러한 경우 선행발명들에서 임상시험 등에 의한 치료효과가 확인될 것까지 요구되는지 여부
(판례 원문) 의약용도발명에서는 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명들로부터 특정 물질의 특정 질병에 대한 치료효과를 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과하다면 진보성이 부정되고, 이러한 경우 선행발명들에서 임상시험 등에 의한 치료효과가 확인될 것까지 요구된다고 볼 수 없다.
구체적인 판례 사안
(1) GIST 치료에 관한 선행기술 내용들
- 선행기술 4 : 복수의 GIST 환자에서 5가지 c-kit 유전자 돌연변이 발견→ c-kit 유전자 돌연변이를 마우스에 주입한 결과, c-kit 유전자 돌연변이 모두에게서 정상 마우스와 달리 비정상적인 증식에 따른 종양 발생
- 선행발명 2 : GIST와 HMC-1 세포주에서 발견되는 c-kit의 비정상적인 활성이 STI571(이 사건 의약물질)에 의하여 억제됨을 확인(HMC-1 세포주)→ c-kit의 비정상적 활성의 강력한 억제제로서 STI571이 c-kit과 연관된 종양들의 치료에 유용할 수도 있다는 결론 제시 (선행발명 4를 인용하면서, GIST가 c-kit 이상과 관련이 있다는 점을 언급하였음)
- 선행발명 1 : 선택적 티로신 키나제 억제제인 STI571의 GIST에 대한 초기 결과가 매우 흥미롭다는 내용 포함
(2) 선행발명들로부터 알 수 있는 사정들
- 이 사건 특허발명의 우선일 이전에 GIST 환자에게서 c-kit 유전자 이상이 발견됨에 따라 GIST 발병 기전(c-kit 유전자 이상에 따른 c-kit 키나제의 비정상적 활성)과 그 치료를 위한 연구와 노력이 계속되어 왔다.
- GIST에서 HMC-1 세포주에서 나타나는 c-kit의 비정상적인 활성이 발견되었고, STI571에 의하여 HMC-1 세포주에서의 c-kit의 비정상적인 활성이 억제된다는 것이 밝혀짐에 따라 GIST 치료의 가능성을 제시하였다.
- 더욱이 GIST 환자를 대상으로 STI571을 투여한 초기 결과가 흥미롭다는 연구결과가 나타나 있다.
- 선행발명들에는 STI571이 c-kit의 비정상적인 활성을 억제함으로써, GIST 치료에 효과가 나타날 수 있다는 암시, 동기 등이 제시되어 있다고 볼 수 있다.
- 선행발명들은 GIST 치료에 관한 것으로 그 기술분야 및 기술적 과제가 동일하고, 그 결합에 어려움이 없으며, 이 사건 의약물질의 GIST 치료용도에 대한 효과도 선행발명들로부터 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과하다.
상기 연구내용들을 기반으로, 통상의 기술자는 GIST 환자의 c-kit의 비정상적인 활성화가 STI571에 의하여 억제될 것을 쉽게 예측할 수 있을 것으로 판단하였음
(3) 선행발명들에서 임상시험을 통해 치료효과를 구체적으로 확인하지 않은 경우라도, 이 사건 특허발명의 진보성 부정할 수 있는지
- STI571의 치료효과를 선행발명들로부터 쉽게 예측할 수 있는 이상 선행발명들에서 임상시험 성공 등에 의하여 치료효과가 확인되지 않아도 이 사건 제2항 발명(STI571 물질의 GIST 치료용 약학적 조성물)의 진보성은 부정된다.
2. 대법원 2016. 1. 14. 선고 2013후2873, 2013후2880(병합) 판결
원심판결: 특허법원 2013. 10. 10. 선고 2012허9839, 10563, 10679, 10631, 10754(각 병합) 판결
선행문헌에 기재된 내용을 근거로 진보성을 부정하는 경우 고려해야할 사항
- 선행문헌을 근거로 진보성을 부정하기 위해서는, 선행문헌의 일부 기재만이 아니라 선행문헌 전체로 부터 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기반으로 진보성을 판단하여야 한다.
- 일부 기재 부분과 배치되거나 이를 불확실하게 하는 다른 선행문헌이 제시된 경우에는 그 내용까지도 종합적으로 고려하여 통상의 기술자가 발명을 용이하게 도출할 수 있는지를 판단하여야 한다.
구체적인 판례 사안
(판단대상 특허) 프레가발린[3-(아미노메틸)-5-메틸헥산산의 S형 광학 이성질체]의 통증 치료용도(진통효과)
(1) 관련 선행기술 개시 내용
- 뇌에서 GABA 레벨이 역치 이하로 떨어지면 경련이 발생한다는 사실이 공지되어 있었음
- 갑 제17호증 발명: 프레가발린 라세미체를 포함하는 다양한 GABA 유사체 화합물이 GABA의 생성을 촉매하는 효소(GAD)를 활성화시켜 항견련제로 작용할 수 있다는 기전에 관한 가설과 이를 검증하기 위한 실험결과* 포함
* 뇌의 GABA 레벨을 상승시키면 경련을 억제할 수 있다는 전제하에, GAD 효소를 활성화시켜, 뇌의 GABA 레벨을 상승시킬 수 있는 후보 물질(GABA 유사체)의 활성을 in vitro, in vivo 실험으로 확인하였음. 그러나, 프레가발린의 라세미체는 GAD 활성화 실험(in vitro)에서 저조한 효과를 나타낸 반면에 in vivo 실험에서는 다른 화합물보다 10배나 강한 항경련 효과를 나타내는 것으로 확인됨. 즉, 시험관에서의 GAD 활성화 정도와 생쥐에서의 항경련 효과 결과가 일치하지 않음.
→ 프레가발린의 라세미체가 뇌의 GABA 레벨을 증가시킨다는 기술적 구성이 포함되어 있는 것으로 볼 수 있음
- 시험관 내 GAD 활성화 능력과 뇌의 GABA 레벨 증가 사이 및 항경련 활성 사이에 상관관계가 없어 보이거나 불확실하다는 취지가 기재된 선행문헌들도 존재
(2) 통상의 기술자가 선행발명으로부터 프레가발린의 진통효과를 도출할 수 있는지
- 통상의 기술자가 갑 제17호증 발명의 특허청구범위에 기재된, 프레가발린이 뇌의 GABA 레벨을 상승시킨다는 불확실한 사실을 그대로 받아들여 이를 기초로 GABA 레벨의 상승이 진통효과를 가져온다는 추가적인 사실을 결합하여 프레가발린의 진통효과를 도출하는 것은 쉽지 않다.
통상기술자가 선행문헌의 일부 기재가 아니라 전체를 고려한다면, 프레가발린의 라세미체가 GABA의 레벨 상승을 기반으로 진통효과를 나타낼 것으로 쉽게 예측할 수 없다고 판단하였음
Keep This in Mind
진보성을 인정받기 위해서는, (심사단계에서 대응시) 진보성 부정의 근거로 제시된 선행문헌과는 상반되는 결론의 데이터를 제시하는 문헌을 참고문헌으로 제시하면서, 선행문헌으로부터 본 발명의 내용을 도출하기 어려움을 주장해 볼 수 있다!